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商标申请需要面对的风险归纳

来源:web    发布日期:2018-03-17

商标局主动审查中所依据的最完整、最可靠的信息就是商标局自己多年积累的商标注册和申请信息。每个商标注册申请的审查都是通过各个审查员独立完成的,由于不同的审查员在专业范围、知识面及工作经验、责任心等方面存在着一定差异,审查结果必然会受到主客观方面多种因素的影响。


  1、在先商标信息的不完整性和滞后性   商标局在商标审查中的主要依据就是检索商标局内计算机数据库中的各类信息。由于商标局每天都要收到大量的各类商标申请,而且这些申请资料都要通过专门的审查员对相关文件一一进行审查、分类并录入商标局的计算机中心数据库。因此,各类商标申请文件从商标局接收之日到可以从计算机数据库中检索到需要一定的时间周期的,这个信息输入周期即使在商标局内部也根本无法回避,对外则一般在3~6个月,这还只是商标申请本身的基本信息,也就是通常所讲的查询盲区。同样,商标局和商评委的各职能处之间的各审查流程和环节中也不可能做到无缝连接,都存在一定的衔接时差。此外,商标局自成立以来的随着国家政策调整,在不同政策时段中也时常对商标审查的评判尺度、标准以及管理予以调整变动,尤其是数次大规模计算机系统的升级换代也造成一些数据信息的缺失。通过几十年来的累积,以致于商标局审查员赖以作为审查依据的商标信息上本身就存在不少误差或错误,这是无法回避的。虽然这种商标信息的滞后和不完整情况随着这些年来商标局计算机系统的全面改造和工作管理上的改进,比起以前已经有了很大的改善,但不管怎样,这种现象在相当时期内是无法避免而客观存在的。   这种在先商标信息不完整和滞后性的后果,在某些情况下可能会造成对商标判断上的失误。即便是在商标局内部,审查员在工作中也无法避免这种信息的滞后和不完整性所造成的误判结果。   2、主动审查中信息来源的局限性   商标局主动审查中所依据的最完整、最可靠的信息就是商标局自己多年积累的商标注册和申请信息。而其他的诸如,县级以上地名、某些行业、产品信息等等都要商标局自己去逐步收集整理的,由于信息来源的被动和滞后,有所遗漏是正常现象。而对于诸如专利注册、版权登记上的信息商标局根本就不会关注,只有权利人自己在商标初审公告期三个月的被动审查中发现后,通过异议程序来维护自己的权益。   此外,对驰名商标的跨类保护问题,商标局对于自己在商标异议中认定驰名、对商标评审委员会在商标争议中认定的驰名,以及上海一、二中院和高院、上海等几个法院认定的驰名实施跨类保护,而对其他一些地方法院认定的驰名商标,商标局不知道也不承认也不实施跨类保护。   因此,商标局在实施行政主动审查中的信息来源本身就是有局限性的。其他很多的在先权益都只有通过公告异议期的被动审查来解决。   3、审查员的主客观差异所产生的误差   每个商标注册申请的审查都是通过各个审查员独立完成的,由于不同的审查员在专业范围、知识面及工作经验、责任心等方面存在着一定差异,审查结果必然会受到主客观方面多种因素的影响。针对相同类型的个案,不同的审查员、不同类别的审查员可能得出截然相反的判断结果,而且法律也赋予审查员在审查过程中,根据个人理解所行使的自由裁量权。实践中我们经常遇到的现状,如 年轻的新审查员对商标近似的判断一般比较机械而片面,特别较真,往往审查尺度较严易于波动,需要经过数年的实践才能逐渐稳定;另外,商标局经常会临时调整一些审查员支援某些积压文件过多的审查类别,由于不同类别所涉及的行业性质、商品/服务特点不同,其审查尺度的把握也有所不同,审查员在调整审查类别后,很容易造成审查尺度的宽严不一;等等。   总的来说,商标审查属于主观性较强的工作,因此存在差异是无法避免的现象。   4、国家法规政策的时段性造成审查尺度的变动   我国自从1983年颁布商标法以来,相关的商标法律法规政策就随着市场经济的发展和新问题的出现一直处在动态发展阶段性调整之中,而且在相当一个时期内这种动态调整仍将继续,这种调整不可避免地要影响审查尺度。长期接触商标的人应该知道,很多按照过去尺度能够注册的商标,而在现在已经属于不能注册的商标,同样在过去属于不能注册的商标,现在有很多属于可以注册的。   尤其是我国的行政法规政策,很多情况下往往带有时代的印记,并随着时间的变化而变化。因此,不了解政策的变化和趋势,而是静态孤立地看待商标、看待审查标准,就会出现理解判断上的偏差。   5、不同类别的商品或服务项目在审查尺度中把握的差异   俗话说“东西是死的,人是活的”,这种讲法应用在商标审查上是非常贴切的。因为,商标法以及商标审查标准虽然看起来是一个统一的标准,但在实践中确可以衍生出千变万化的理解和应用。对于同一个商标而言在不同的商业行业、不同的产品和服务、不同的客户群体、不同的消费层次、不同的市场渠道、不同的销售对象、不同的使用方式、不同的地域限制……等等,对商标的识别方式、关注程度、混淆可能等也会有很大的不同。因此,在商标实质审查中,不同类别的商品或服务,甚至在同一类别的特定商品上,其审查尺度上可以有所不同。但是这种尺度的把握会有偏差,就连审查员之间有时候也有较大的差异,由此而产生的差异风险,具有不确定性,难以避免。   6、可能存在异议风险

  商标异议是我国法律规定的,对已经商标局主动审查并初步审定核准的商标,以《商标公告》方式对外公开征求社会公众监督的被动审查的法定程序,任何人对初步审定核准的商标持有不同意见并有明确理由的,都可以在初步审定公告之日起3个月异议期内向商标局提出异议申请,要求撤销初步审定,驳回该商标的注册申请。

  商标异议是法律赋予任何一个公民和企业权力,任何人只要具备基本的主体资格和适当的理由,哪怕这个理由是错误的、莫须有的、恶意的……等等,都可以在规定时间内对初步审定公告的商标提出异议。一旦商标被提异议,该商标就会自动进入漫长的异议程序中,商标局在审理中对异议人的异议理由和被异议人的答辩理由进行详细审理裁决。异议理由不成立的,该商标被核准注册,异议理由成立的,该商标将被驳回。对商标局异议裁定不服的还可以进一步进行商标异议复审,直至法院诉讼。

  就目前异议程序的审理现状来说,商标局的异议审理期要长达2年左右,商标评审委员会的异议审理期需要1-2年,上海第一中级人民法院和上海高级人民法院的二级诉讼裁定各需要6个月左右。如果全部程序走完需要长达数年。曾经有过的异议案例,最长的可达近十年。

  因此,异议存在的可能性也是必须经过而无法避免的风险。

  上海亿邦提示 虽然商标申请会有一定的风险,但是其中大部分的驳回风险,都是可以通过查询和专业的经验分析规避的。而且商标申请成功之后,绝对是有百利而无一害的。

  “雀巢起诉你们后谷咖啡侵权。”2009年9月3日,昆明市盘龙区工商局青云分局的工作人员来到云南后谷咖啡有限公司西秦包装分公司,扣押了后谷咖啡公司的奶精(或称咖啡伴侣、植脂末),并没收了后谷咖啡公司4月份生产的12000包“咖啡伴侣”。

  当中国咖啡行业发展到今天,“咖啡伴侣”已经成为中国咖啡行业公认的行业通用名词时,“咖啡伴侣”商标应当被撤销,雀巢不应当再继续独占使用“咖啡伴侣”,应当将“咖啡伴侣”商标还给中国咖啡行业通用,还中国咖啡行业一个公平竞争的环境。

  此事件发生后,后谷咖啡董事长熊相入先生认为 后谷咖啡在不知情的情况下使用过“咖啡伴侣”,如果说“咖啡伴侣”这个“词汇”真被注册了,那么后谷咖啡立即停止使用“咖啡伴侣”,并向雀巢公司表示道歉。

  “雀巢将‘咖啡伴侣’作为商品名称使用,客观上淡化了‘咖啡伴侣’作为商标的显著性。同时,众多同行业经营者和消费者已经普遍将“咖啡伴侣”作为一种咖啡调味剂的商品通用名称加以使用。”云南省咖啡行业协会副秘书长胡路先生说,“如果国家工商局允许雀巢将该商标独占,就会妨碍同行业其他经营者正当合理使用这一名称,也会导致部分消费者的不满。”

  在中国,有不少咖啡企业曾被雀巢投诉使用“咖啡伴侣”注册商标,中国咖啡企业被罚款的情况时有发生。后谷公司希望雀巢公司主动向国家商标总局申请撤销“咖啡伴侣”商标注册,还中国咖啡市场一个公平竞争的环境。

  据了解,若雀巢公司若不愿意申请撤销“咖啡伴侣”商标注册,云南省咖啡行业协会、后谷咖啡公司将联手国内其他咖啡行业协会及咖啡企业联合向国家工商局商标评审委员会提出“咖啡伴侣”商标注册异议申请,请求国家工商局撤销“咖啡伴侣”商标注册,使“咖啡伴侣”成为中国咖啡行业的通用名词。

  文章来源 中国日报网

  记者近日想了解我省有多少家企业在境外注册商标这样一个数据,然而咨询了几乎所有相关部门后,最终的答案竟是无人知晓。

  统计这样一个数字并不难。据说,注册境外商标无非是两个途径,一是申请人直接跑国家工商总局商标局;二是通过各地的商标事务所代理。而这个直接反映全省企业参与国际竞争水平和层次的重要数据,无从查阅的原因是没有一个部门、没有人来做相应的统计工作。

  连这样一个数据尚且无人过问,中介机构的经营活动、业务管理岂不是“放羊”?记者采访的事实证实了这一点。

  南京一家私营企业为把产品做出知名度,去年在南京的一家商标事务所办理了商标注册申请代理手续。就在这位老板翘首等待批准通知时,最近却无意间在一个专业网站上看到一份有关商标中介的业务统计报表,他委托的那家公司去年的业绩竟是零,就是说他的申请根本没有被上报。当他找到这家中介时,已人去楼空了。

  据介绍,现在兴办商标事务所的门槛几乎全部拆除了,只需在省工商部门备案。由于进门容易,到去年底,我省累计已有以经营商标事务为主业的中介机构95家,比上年大幅度增加。以南京为例,原来只是省和市工商局各有一家下属事务所,但到去年底已增加到了24家。

  拆除门槛本来是为了适应市场经济法则,打破垄断,给申请人带来更好的服务和更优的价格。但因为没有行政法规约束,靠的只是中介机构的自觉性,因而很可能事与愿违。有人诘问,即便是成立了行业协会的会计事务所尚且假账不断,更何况商标事务所呢?

  对于商标事务中介,还必须注意到大多数人对商标和商标注册知识不熟悉的特殊性。翻开去年全省商标中介机构的经营业绩表,有22家为零,另有10家只代理了3件以下业务。如果把短则一年左右、长则三四年的商标代理业务交给这样的中介,申请人的利益如何得到保障?业内人士透露,一些中介根本不熟悉业务,一年中上报的几份材料全部被国家商标局判为不合格。还有的中介不能给申请人必要的业务咨询和指点,材料上报几个月后,被告知同样的商标已被别人先行注册了,结果申请人既浪费了时间,还要为无效申请买单。

  记者在采访中发现,不仅申请人、甚至一些商标事务所都表达了同一个愿望 希望有关部门尽快出台相应的行政和行业法规,形成对商标事务所等中介机构有效的他律机制。

  商标注册申请是企业商标工作的首要部分,它对于制定、实施企业商标战略具有十分重要的意义,因此必须把握其主要内容,并运用策略,认真、科学、全面地做好这一工作。

  首先要尽量选择独创性或隐喻性的标志作商标。

  选择独创性或隐喻性的标志作商标,可以增强商标的自我保护性和价值。一个好的商标,具备的因素很多,但显著性的特征是首要的。所谓显著,就是极其明显。如臆造词,它没有特定含义、具有独创性,与商品或服务没有联系,使用在任何商品或服务上都具有绝对的显著性。当一个商标如“柯达”被提及时,人们都会想到同样的东西――胶卷。但提到一个非独创性的任意词商标如“长城”时,人们就不一定清楚是指什么了,因为有“长城”电器、葡萄酒、宾馆等数百件的“长城”商标。这就是独创性标志和非独创性标志显著性强弱不同而产生的不同效应。独创性的标志易于获准注册,它能给消费者留下深刻的印象。同时法律也禁止抄袭、模仿他人有独创性的商标,能得到有效的保护。

  在特定的商品或服务上选用暗示词做商标也是可取的。因为它对商品或服务的某些特点有一定的隐喻作用,能使人产生联想,如杀虫剂上的“最后的晚餐”,这样的商标具有创意、寓意,也是企业文化内涵的一种体现。另外,一个暗示性的联想标志,不可能对所有的商品或服务都有隐喻作用,必须有针对性的使用,否则,就会适得其反。假如将“最后的晚餐”商标使用到餐馆服务上,那就会使人望而止步。因此使用暗示性商标,可以防止他人抄袭你的商标到其他商品或服务上去,以避免造成产源的混淆。

  其次要及时提出商标注册申请。

  及时提出商标注册申请,一方面可以早日获得商标专用权。因为我国商标法确定的是注册原则,即通过注册才能产生权利,才能限制他人使用你的商标。另一方面可以防止抢注。因为我国商标法同时确定了申请在先原则,又鉴于国内、外抢注他人商标的情况时有发生,因此只有尽早及时对自己的商标提出注册申请,才能避免坐失良机。

  要做到及时申请,必须要有强的商标意识,并注意两个问题 一是正确理解商标法的自愿注册原则。因为商标权是一种民事权利,因此我国采用的是自愿注册原则,但绝不是引导企业使用商标不申请注册。二是在思想上要设防,要保守商标申请秘密。不能以为自己构思并使用的商标,别人不会抢注而高枕无忧。同时对正在委托办理申请的商标事宜,不要随意向同行的有关人员透露,以防言者无意、听者有心,而让他人利用时空差,先期赶到商标局办理注册申请而导致自己的注册申请被驳回。

  再次要尽可能取得在相关国家或地区的商标专用权。

  我国为世贸组织成员,已进入世界经济一体化的新环境。企业面对新的机遇、新的挑战,要发展、要壮大,就必须竞争国际市场,而商标又是企业参与市场竞争的锐利武器。一个富有远见卓识的企业家,应该是竞争的市场在哪里,就要通过有关途径先在那些国家或地区取得商标专用权,从而实现国际化的经营战略。如海尔集团近年来,在100多个国家和地区申请注册了数以千计件商标,从而为自己的产品打入广阔的国际市场奠定了法律保护的基础。

  此外还要适时建立主、群商标体系。

  对于一个大型企业来说,在成立时就应该确定主商标,或称总商标。主商标应该是显著性强的商标,并应在多个类别及国外进行注册,它是企业形象的体现。一个有活力的企业,还必须根据市场的需求,不断推出新产品,这时应当确定群商标,或称分商标。群商标可使用暗示性标志,以隐喻系列产品中的各具体产品的不同风格与特点。例如美的集团的主商标为“美的”,群商标分别为空调等电器上的“冷静星、健康星、超静星、智灵星”等等。主、群商标同时使用,犹如群星伴明月,交相映辉、相得益彰。

  同时还要科学编织商标保护网。

  当你的品牌有些名气时,一些人在经济利益的驱使下,会在类似商品上以近似的商标或者以你的商标做其商号,进行“攀亲”、“搭车”。为了有效地防止他人侵权,从商标注册申请开始,就要考虑逐步编织一张坚实的自我保护网。一是申请注册的商标指定使用的商品要精选,即尽可能做到指定类别各类似群都选上一至几个适合自己的商品,以防止他人以相同或近似的商标在这个大类上申请注册;二是在自己的主商标周围注册一些近似的商标,如泡泡糖上的“大大”商标,就有“天天”、“太大”、“天大”、“太太”等多个商标进行保护,这些称为联合商标;三是在条件允许的情况下,可将自己的主商标在相关或所有的类别上注册,实行全方位的保护,这些称为防御商标;四是以自己的商号做商标,或以商标作域名注册,可得到双重保护。

  充分运用商标注册申请策略,可以事半功倍,它能为商标的确权及后续的一系列商标工作打下良好的基础,有利于商标的增值和驰名。

  (作者单位 广州市商标事务所)

  申请所须提交的材料

  1、《撤回商标注册申请书》一份。

  2、委托代理组织的需提交《商标代理委托书》一份。

  填表须知

  1、《撤回商标注册申请书》所填申请人名义必须与原申请人名义一致,申请撤回注册商标的原申请日期、申请号、商标类别的填写应准确无误。

  2、所需时间 一般自申请之日起1-3个月。

  十九世纪末,当时许多国家先后建立了商标注册制度。在日趋频繁的国际贸易来往中,由于商标的地域局限性,在某一个国家已经通过注册而取得了商标专用权的商标所有权人,其商标权益在其他国家仍缺乏有效的保护。

  为了使自己的商标能够在不同的国家获得注册保护,商标所有人必须向所需要的每一个国家逐个办理申请商标注册,同时还要根据每个国家各自法律规定的文字、格式、时间等等要求准备申请手续。这种情况不仅不便于各国的商标权人,也不利于国际间的贸易来往。于是1891年4月14日,由当时较早实行商标注册制度的法国、西班牙、比利时、瑞士等国家发起,在西班牙首都马德里缔结了《马德里协定》,于1892年7月15日生效,并根据协议于1891年成立了“商标国际注册联盟”(简称 马德里同盟)。

  中国企业如何利用《马德里协定》在国外进行商标注册?

  (一)对于已经注册或经初审公告的商标,可以适用《马德里协定》

  有些企业在准备进行商标的国外注册时,它的商标已经在中国获得注册或者被初审公告。在这种情况下,企业可以通过《马德里协定》或议定书到马德里联盟的成员国注册自己的商标。即便是这种情况,也建议企业在注册之前先进行商标检索。

  由于国际局并不提供各国的商标检索服务,可以通过中国的商标代理机构到各个成员国进行商标检索,以确认该商标获得注册的可能性,否则,一旦该商标被驳回,就会造成不必要的花费。尤其是对于议定书国,它们的指定费用还是相当高的,进行事前检索,减少盲目性,可以节省费用。对于协定国,是否检索,应根据情况而定。

  如果申请人(企业)的产品已经出口或准备出口到相关的国家,最好还是先做检索,掌握好目标国的商标状况,避免造成商标侵权进而影响到业务的拓展。因为从国际局收到企业提出的国际注册申请,到指定国做出是否授权注册的决定,毕竟还需要12个月至18个月的时间。

  同时,我们还要注意一种情况,很多企业往往只注册中文的商标,而到国外注册商标时,一般都要注册英文商标或者与当地语言相一致的商标,以适应其国际化的需要。在这种情况下,只有中文商标可以适用《马德里协定》进行国际注册,而英文商标属于新的商标,并没有在中国注册,因而没有基础注册这个前提,应当参照下面(二)中介绍的对策加以处理。

  当然,还有很多国家不是马德里联盟的成员国。对于非马德里成员国,可以用逐一申请或利用一些地区性知识产权组织进行商标的国外注册。

  (二)对于尚未在中国提出商标注册申请的商标,应区别对待

  1、如果该商标是跨国公司或大企业的重大商标行动,应采取以下措施

  (1)在向中国商标局提出商标注册申请的同时,通过马德里体系,在议定书国提出商标注册申请。当然,也可考虑逐一申请,原因在于逐一申请时如果目标国是《保护工业产权巴黎公约》的成员国,则可以享有优先权。同时,还应当注意一个问题,有时候通过中国商标局向世界知识产权组织(WIPO)的国际局提交国际注册申请时,由于受人员和其他条件所限,中国商标局并不能及时将这些申请递交到国际局,为避免发生这种情况,建议对重要的议定书国家,仍然要以逐一注册的方式进行国外商标注册。

  (2)对于重要的协定国,一律不使用马德里体系,而应当采取逐一申请的方式,分别到这些国家提出商标注册申请,并根据《保护工业产权巴黎公约》的规定,在该公约的成员国主张优先权。

  (3)还可以考虑通过地区性的商标国际组织进行商标的国际注册,如通过欧共体的内部市场协调局,申请欧共体商标注册等。

  (4)对于非马德里同盟的一般国家,毫无疑问,应以逐一注册为主。

  (5)对于非重要的协定国,也可以等待商标初审公告或注册后再通过马德里体系进行国际注册。不过,在确定是否属于“非重要的协定国”时,要非常慎重,不仅要考虑目前的状况,还要考虑今后的发展,尤其是要考虑企业的整体战略,避免因小失大。

  2、如果申请商标的重要性现在还不能肯定,或者是中小型企业,不能投入过多费用,则可以适用以下策略 (1)对于非常重要的协定国,采取逐一注册,保证申请时间的同步性。尤其是可以适用《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为既然在申请国内注册时就考虑国外注册,必然会有一定的战略考虑,还是可以确定哪些国家是重要国家,哪些国家相对不是那么重要,至少在目前是这样。

  (2)对于议定书国,可以利用马德里体系。因为议定书国只需要有国内申请就可以了,它不要求以基础注册为前。

  (3)对于非重要国家,可以相机行事。比如在本国的商标注册申请获得注册后再通过《马德里协定》进行国际注册,也不失为明智的选择。当然,我们假定的前提是企业还不能确定该商标进行国外注册的重要性或者花不起较多的费用。

  (三)对于已经在中国提出商标注册申请,尚未被商标局初步审定公告的商标,在适用《马德里协定》时的对策有的企业在准备进行商标国外注册时,其商标已经向中国商标局提出了商标注册申请,但尚未在中国获得公告或注册。对于此种情况,如果该商标的国外注册非常重要,建议该企业采取逐一注册的方式,赶快在这些国家进行注册。当然,如果目标国是议定书国,可以通过马德里体系在议定书国进行国际注册。如果有些注册目标国不是很重要,而且是马德里联盟的协定国,则可以在该商标被中国商标局初审公告后,通过马德里体系进行注册。

  还有一种情况,就是如果该商标注册申请已经向中国商标局提交了很长时间,该商标很快就会被商标局公告,除非是特别重要的国家,而且是为了防止他人抢注或为了重要战略的实施,索性等该商标被初审公告后,再通过马德里体系进行国际注册。



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